Dies ist der erste einer Reihe von Artikeln über die Amerika erfindet Gesetz (AIA), das im September 2011 in Kraft getretene umfassende Patentreformgesetz.
Das am häufigsten diskutierte Merkmal des AIA ist der bevorstehende Ersatz des langjährigen First-to-Invent-Systems durch ein gemeinhin – und etwas ungenau – so genanntes First-to-File-System. Die First-to-File-Bestimmung gilt für Patentanmeldungen mit einem wirksamen Anmeldetag vom 16. März 2013 oder später. In der schnelllebigen Welt der Technologieunternehmen mag das in Zukunft wie ein Leben lang erscheinen.
Aber es gibt mindestens drei sehr gute Gründe, jetzt mit den Planungen für diesen Wandel zu beginnen.
Erstens wird das neue First-to-File-System die Rolle der Veröffentlichungen bei der Wahrung der Patentierbarkeit einer Erfindung grundlegend verändern. Offenlegungen können Präsentationen und Demonstrationen auf Messen, offizielle Veröffentlichungen auf Unternehmenswebsites und sogar nicht autorisierte Veröffentlichungen von Unternehmensmitarbeitern in sozialen Netzwerken umfassen. Für alle außer den kleinsten Unternehmen wird es viel Zeit in Anspruch nehmen, sicherzustellen, dass jeder, der mit der Außenwelt über Unternehmenstechnologie kommuniziert – einschließlich Führungskräfte, Manager, Marketingspezialisten, Entwickler und Vertriebsmitarbeiter – sich der neuen Offenlegungslandschaft voll bewusst ist.
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Zweitens kann ein Unternehmen die Zeit bis zum 16. März 2013 nutzen, um Patentanmeldungen einzureichen, die während des Übergangs von First-to-Invent zu First-to-File anhängig sind. Wie ich in einem späteren Beitrag erörtern werde, bietet dies die Möglichkeit, einige sehr interessante und potenziell wertvolle Optionen in Bezug auf nachgelagerte Patentanmeldungen zu schaffen.
Drittens wird das First-to-File-System einige neue Risiken in Bezug auf die Sicherheit des geistigen Eigentums (IP) schaffen. In einem zukünftigen Beitrag werde ich die Art dieser Offenlegungen und einige Schritte besprechen, die Unternehmen unternehmen können, um das Risiko zu verringern, Opfer von IP-Diebstahl zu werden.
Aber zuerst eine Erklärung zu first-to-file:
Der Begriff First-to-File kann Bilder von einem Rennen um das Patentamt heraufbeschwören, und es gibt tatsächlich Szenarien, in denen das Patent an den Gewinner eines solchen Rennens geht. Das ist jedoch noch lange nicht die ganze Geschichte.
Nehmen wir zum Beispiel den Fall eines Mitarbeiters bei Firma A, der im Mai eine Erfindung erfindet, fleißig an der Umsetzung arbeitet und im August die entsprechende Patentanmeldung einreicht. Nehmen wir weiter an, ein Mitarbeiter von Unternehmen B erfindet im Juni selbstständig dieselbe Erfindung und meldet im Juli ein Patent an.
Wer bekommt das Patent? Nach den First-to-Invent-Regeln vor der AIA kann Unternehmen A das Patent erhalten, weil sein Mitarbeiter zuerst erfunden hat. Unter dem neuen First-to-File-System werden die Dinge jedoch komplizierter.
Wenn Unternehmen A die Erfindung vor der Anmeldung im August nicht öffentlich bekannt gibt, kann Unternehmen B das Patent aufgrund seines früheren Anmeldetages erhalten. Genau dies wäre angesichts des Begriffs First-to-File zu erwarten.
Nehmen wir andererseits an, dass Unternehmen A die Erfindung im Detail beschreibt (oder formaler ausgedrückt eine Offenbarung bereitstellt) auf einer Messe, bevor das zweite Unternehmen die Erfindung offenbart oder einreicht. In diesem Fall kann Unternehmen A das Patent erhalten, obwohl es nach Unternehmen B eingereicht wurde. Dies ist überhaupt nicht das, was Sie in einem System erwarten würden, das als Erstanmeldung bezeichnet wird.
Warum passiert das? Die Offenlegung vor der Einreichung durch das erste Unternehmen startet die Uhr, die auf einer einjährigen Nachfrist läuft, die gemäß den First-to-File-Regeln des AIA nicht nur die US-Rechte von Unternehmen A an der Erfindung schützt, sondern auch entfernt die Fähigkeit anderer Personen, einschließlich Unternehmen B, solche Rechte zu erlangen. Daher kann eine frühzeitige Offenlegung in Bezug auf US-Patentrechte von Vorteil sein.
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Es gibt jedoch einen Haken: Die gleiche Offenlegung, die dazu beitragen kann, US-Rechte an einer Erfindung im Rahmen der Neuheitsschonfrist in der Erstanmeldungsbestimmung des AIA zu erfassen, kann diese Rechte in den vielen internationalen Gerichtsbarkeiten beseitigen, die eine Neuheitsschonfrist nicht anerkennen.
Was also sollten Unternehmen tun? Hier einige Empfehlungen:
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Eine Strategie, die sowohl die US-amerikanischen als auch die internationalen Rechte sowohl nach den aktuellen First-to-Invent-Regeln als auch nach den neuen First-to-File-Regeln wahren kann, besteht darin, sicherzustellen, dass jeder öffentlichen Offenlegung einer potenziell patentierbaren Erfindung eine Patentanmeldung vorausgeht oder eine ausreichend detaillierte vorläufige Anmeldung, die beim US-Patent- und Markenamt (PTO) eingereicht wurde. Dies ist jedoch nicht immer für jede einzelne Unternehmenserfindung praktikabel oder finanziell machbar.
Amerikanische Unternehmen sollten eine frühzeitige Analyse von Unternehmenserfindungen durchführen, um festzustellen, ob sie in den USA und international, allein in den USA patentiert oder als Geschäftsgeheimnis gehalten werden sollten. Die First-to-File-Bereitstellung des AIA erhöht die Anreize, diese Analyse zeitnah durchzuführen und entsprechend einzugreifen. (Nicht-amerikanische Unternehmen sollten ihre Erfindungen ebenfalls frühzeitig analysieren, aber in vielen Fällen können sie sich dafür entscheiden, Patentschutz zunächst in ihren Heimatländern anzustreben und diesen Schutz dann international auf die USA und andere Länder auszuweiten.)
Bei Erfindungen, die ein Unternehmen nur in den USA patentieren lassen möchte, kann Untätigkeit im Rahmen der First-to-File-Bestimmung des AIA teuer werden. In dem Maße, in dem ein Unternehmen eine Erfindung schweigt, während es erwägt, Patentschutz anzumelden oder nicht, ist es der Möglichkeit ausgesetzt, das Recht auf Erlangung eines Patents zu verlieren, wenn ein Wettbewerber zuerst einreicht – oder offenlegt.
Einige Unternehmen werden möglicherweise von den Offenlegungen von Wettbewerbern angegriffen, die speziell darauf ausgerichtet sind, Patentmöglichkeiten auszuschließen. Um ihre Anfälligkeit für solche Angriffe zu verringern, können Unternehmen vorbeugende Offenlegungen vornehmen, müssen sich jedoch der Auswirkungen dieser Offenlegungen auf ihre eigenen Patentanmeldungsfristen und internationalen Rechte bewusst sein.
Wenn ein Unternehmen beabsichtigt, eine Offenlegung auf einer Veranstaltung wie einer Messe zu verwenden, um US-Patentrechte gemäß der Neuheitsschonfrist des AIA zu begründen, sollten die vorgelegten Informationen ausreichend vollständig und detailliert sein. Und wenn ein Unternehmen die Neuheitsschonfrist angelaufen hat, muss es innerhalb eines Jahres nach der ersten Offenlegung der Erfindung einen entsprechenden Antrag beim PTO stellen, um den Verlust von Patentrechten zu vermeiden.
Eine zusätzliche Herausforderung besteht darin, dass der AIA nicht speziell definiert, was eine ausreichende Offenlegung darstellt, um die Patentierbarkeit nach den neuen Vorschriften für die Erstanmeldung zu wahren. Es ist zwar klar, dass eine detaillierte Präsentation auf einer Messe normalerweise eine Offenlegung darstellt, aber angenommen, dass dieselben Informationen stattdessen in einem schwer zu findenden Abschnitt einer Unternehmenswebsite veröffentlicht und dann nach zwei Wochen entfernt werden? Oder zwei Stunden? Angenommen, eine Offenlegung ist nur teilweise? Ist die kommerzielle Veröffentlichung eines Produkts, das eine Erfindung enthält, eine Offenbarung? Die endgültigen Antworten auf diese Fragen müssen auf die unvermeidlichen Gerichtstests warten.
Wo bleibt also alles? Die kurze Antwort lautet: Es ist kompliziert. Trotz dieser Komplexität gibt es jedoch viele konkrete Schritte, die Unternehmen unternehmen können, um die First-to-File-Regeln des AIA erfolgreich zu meistern. Wie oben erwähnt, gelten diese Regeln für Patentanmeldungen mit einem wirksamen Anmeldedatum vom 16. März 2013 oder später. Darüber hinaus bieten sich bis März 2013 einzigartige Möglichkeiten für Unternehmen, den Wert ihrer IP-Portfolios zu steigern, indem sie den bevorstehenden Übergang von First-to-Invent zu First-to-File nutzen. Im nächsten Beitrag werde ich besprechen, wie.
Dieses Stück wurde ursprünglich veröffentlicht auf Schnelles Unternehmen.